La protección de los intangibles en el contexto del Fintech.

La protección de los intangibles en el contexto del Fintech.

El signo de nuestra época es la irrupción de la tecnología en todos los ámbitos: la telefonía (smartphones), las relaciones sociales (facebook, whatsapp), el periodismo (twitter), el transporte (uber)… son sólo algunos ejemplos. Las tecnologías están cambiando irreversiblemente nuestra sociedad.

Desde hace algunos años, la expansión imparable de internet también está propiciando el desarrollo de un nuevo tipo de servicios financieros: bancarios, de pagos y de inversión, así como la reconversión de los existentes. Estos nuevos servicios se han denominado “Fintech”, “finance technology” o tecnología financiera.

Esencialmente, este concepto engloba todas aquellas empresas, start-ups, bancos y entidades de crédito, que prestan servicios financieros valiéndose de las tecnologías digitales. Es lo que se llama “la digitalización de los mercados financieros”. El Fintech abarca negocios muy diferentes: banca tradicional, banca de inversión, inversión en divisas extranjeras, inversión inmobiliaria, intermediación de pagos, etc.

Pero, ¿qué protección ofrece nuestro sistema legal a los activos intelectuales e industriales de los operadores del Fintech? Las empresas financiero-tecnológicas han desarrollado nuevos modelos de negocio basados, en muchos casos, en sus innovaciones de software, de algoritmos, o bien en sus métodos de análisis masivo de datos o big data. Normalmente, estas innovaciones son la clave de sus modelos de negocio, por lo que la protección que la ley pueda brindar es esencial.

  1. Algoritmos

Protección por patente

Muchas empresas financieras basan sus decisiones en complejos métodos o fórmulas de resolución de problemas en base a variables diversas como el tipo de interés, el riesgo, la rentabilidad, etc. Estos métodos o fórmulas pueden ser algoritmos y en determinados casos se han concedido, especialmente en los EEUU, patentes sobre los mismos.

En Europa, el Convenio de la Patente Europea[1] no permite la patentabilidad de “los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”, así como “los planes, principios y métodos (…) en el campo de las actividades económicas”, en la medida en que dichos métodos sean el objeto único de la patente. Refuerzan esta idea las Guidelines[2] de la Oficina Europea de Patentes (“OEP”) al señalar que los métodos puramente abstractos e intelectuales de naturaleza matemática no son patentables.

En el ámbito europeo no existe demasiada jurisprudencia ni resoluciones que clarifiquen este aspecto. Se pueden señalar algunas decisiones de las Cámaras de Recurso de la OEP, como por ejemplo en el caso T-0931/95, “Pension Benefit System Partnership” (2000), que rechaza la patentabilidad de un método para el cálculo de planes de pensiones, por buscar protección para meras fórmulas matemáticas.

Pese a ello, en este ámbito, la protección se sigue intentando. Por ejemplo, la empresa HOLVI[3], operadora en el sector Fintech y recientemente adquirida por BBVA, ha presentado una solicitud de patente internacional[4] para un método de gestión de transacciones financieras sobre una base de datos que contiene los saldos de las cuentas de los clientes, de manera que éstos pueden autorizar depósitos o bien realizar retiradas de dinero con destino a otras cuentas a través de internet. Esta base de datos funciona con un método especial y más rápido para ordenar dichos datos y llevar las transacciones a cabo, utilizando un ordenador central de HOLVI, así como un software específico. Mediante esta solicitud de patente, HOLVI está tratando de proteger su especial modelo de negocio. La solicitud está pendiente de concesión y la seguiremos con mucho interés.

En los EEUU, la jurisprudencia es mucho más amplia y ha tratado el supuesto de la patentabilidad de los algoritmos en más ocasiones. Existe toda una serie de casos al respecto, en muchas ocasiones estrechamente relacionados con el software. Su jurisprudencia en la materia arranca en 1972, con el caso Benson[5], donde el Tribunal Supremo americano denegó la patente sobre un algoritmo que servía para que un ordenador transformase números decimales en números binarios, alegando que dicho algoritmo era una idea en sí y que no tenía más utilidad práctica que dicha conversión, por lo que otorgar la patente supondría proteger el algoritmo en sí mismo, lo cual no era posible. No obstante, en 1978, en el caso Diehr[6], el alto tribunal abrió la puerta a la patentabilidad de algoritmos, si bien exigiendo un aparato o máquina cuyo funcionamiento incorporase el algoritmo en cuestión.

Posteriormente, la jurisprudencia americana elaboró un test, denominado Freeman-Walter-Abele, para determinar si procedía conceder la patente sobre un algoritmo, entendido como método de resolución de un problema matemático, basado en varios pasos: (i) ¿El algoritmo está contenido directa o indirectamente en las reivindicaciones de la patente? Debía estar indirectamente contenido. (ii) ¿La invención sobre la que se reclama protección es el algoritmo en sí o una aplicación práctica del mismo? Debía ser una aplicación práctica del mismo: tiene que presentarse aplicado, de forma que consiga un resultado tangible, útil y concreto. Este test fue sufriendo variaciones en casos subsiguientes pero se abandonó definitivamente a raíz del caso Bilski (2008)[7]. A partir de este caso, se empezó a utilizar el “machine or transformation test”.

Sin embargo, un caso muy reciente ha sacudido toda la jurisprudencia americana en este sentido. Se trata del Caso Alice vs CLS Bank[8]. En este supuesto, Alice corp. solicitó de la Oficina de patentes de los EEUU una patente sobre un método para mitigar el riesgo de impago a través de un intermediario implementado mediante un software. A dicha patente se opone CLS Bank y otras compañías, defendiendo que dicho método no era patentable. Pues bien, en una sorprendente decisión, el Supremo americano anuló las patentes de Alice corp. aplicando el llamado test Mayo:

  • Debe analizarse si las reivindicaciones de la patente contienen algún elemento no patentable (como un algoritmo puro). En este caso el Supremo americano entiende que las reivindicaciones contenían un método puramente abstracto, una idea económica ampliamente conocida como es la reducción del riesgo mediante la intermediación en el pago.
  • Debe analizarse después si, de contenerlo, la aportación inventiva del algoritmo logra transformar la idea abstracta en un resultado novedoso concreto. En este caso, aunque Alice corp. argumentaba que el hecho de aplicar este método a través de un software en un ordenador implicaba obtener un resultado concreto, el Alto Tribunal señala que reivindicar una idea abstracta y añadir “aplíquese con un ordenador” no implica actividad inventiva ni novedad. Este segundo paso quiere decir que la implementación de la idea abstracta no debe ser genérica, convencional, ordinaria u obvia si quiere ser protegible por patente.

Esta decisión ha supuesto un shock para toda la industria del software de los EEUU.

Puede que Europa nunca haya sido receptiva a las patentes sobre el software, pero en los EEUU se habían concedido muchas, que a raíz de esta nueva interpretación, pueden peligrar. De hecho, ya hay constancia de la anulación de más de 11 patentes, como consecuencia de la Sentencia Alice, por parte de los Tribunales de los diferentes Circuitos Federales. Alguna patente ha tenido mejor suerte y no ha sido anulada:

  • La Corte de Apelación del Circuito Federal de 5 de diciembre de 2014, en el caso DDR Holdings LLC v. Hotels.com, reconoció la patentabilidad de un sistema informático que permitía a un anunciante ofrecer el completo proceso de compra dentro de su anuncio sin abandonar la web en la que éste aparecía, mediante una web “híbrida”. De esta forma los internautas no tenían que abandonar la web inicial para completar el proceso de compra. Explicado de forma algo burda, la invención permitía realizar una compra dentro de un anuncio, en lugar de hacer la compra en la página web del anunciante. El Tribunal entendió que si bien es cierto que la idea subyacente podría considerarse abstracta (paso uno del Mayo test), en este caso se resolvía un problema tecnológico propio del entorno de internet mediante la patente: la retención de visitantes en una web (paso dos del Mayo test) y se aportaba un elemento inventivo para evitar el uso de hipervínculos.

Por tanto, podemos concluir que los algoritmos son difícilmente protegibles por patente, aunque su protección no es imposible si de verdad se obtiene un resultado novedoso concreto.

Protección por propiedad intelectual

En determinadas ocasiones, la expresión de un algoritmo en código fuente puede, si se dan los requisitos legales, recibir protección por propiedad intelectual sobre ese concreto código fuente y código objeto en el que el algoritmo esté expresado, integrado en un software mayor. Con ello, se podría prohibir a terceros que copien el código informático en el que el algoritmo se expresa.

Sin embargo, ésta será siempre una protección frente a la copia del lenguaje informático en el que esté plasmado el algoritmo y su interfaz, pero que no impediría que terceros utilicen ese mismo algoritmo con otro lenguaje informático.

  1. Software

El software es fundamentalmente protegible por propiedad intelectual y sólo en determinadas circunstancias, por la vía de las patentes. La protección que confiere la ley en España (vía la Ley de Propiedad Intelectual “LPI”) y en Europa (donde esta materia se encuentra armonizada a través de varias Directivas) alcanza al código fuente y objeto del programa si éstos fuesen originales, pero en ningún caso a las ideas que subyacen a los mismos. Sin embargo, la protección reforzada que las patentes otorgan, concediendo un monopolio sobre la invención, las hace especialmente atractivas para los players de Fintech.

Pues bien, en Europa, se considera que el software tan sólo es protegible por propiedad intelectual y la única posibilidad de protegerlo mediante patente es a través de las invenciones “implementadas por ordenador”, esto es, aquellas invenciones en las que en algún punto se necesita la intervención de un ordenador.

Según el Convenio de la Patente Europea (CPE), un programa de ordenador reivindicado “como tal” no es una invención patentable. Las invenciones con programas de ordenador que implementan métodos de actividades económicas, matemáticos o similares, pero que no aportan ningún “efecto técnico adicional” (por ejemplo porque resuelven un problema en el campo de las actividades económicas y no uno técnico) no son patentables en virtud del CPE. El mero hecho de que incluyan un programa de ordenador no significa que dichas invenciones sean patentables automáticamente.

Sin embargo, sí pueden patentarse aquellas invenciones implementadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva. Como con todas las invenciones, aquellas implementadas en ordenador son patentables únicamente si satisfacen los estrictos criterios de patentabilidad. Deben tener carácter técnico, ser nuevas y realizar una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en la fecha de la solicitud.

***

En definitiva, los operadores de Fintech deben decidir si lo que han desarrollado es un “algoritmo” o un “software” o las dos cosas y, tras ello, decidir qué proteger y cómo.

  1. Bases de datos

Una de las actividades más lucrativas que estas financieras–tecnológicas pueden desarrollar es el análisis del big data que gracias a sus infraestructuras pueden procesar. Gran parte del valor de estas compañías radica en los datos que van acumulando y organizando en bases de datos para su análisis. Esta actividad requiere ser conscientes de la protección de las bases de datos que brinda nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

En este sentido, se debe advertir que los datos en sí mismos no son protegibles, salvando los datos de carácter personal (que se rigen por la normativa de protección de datos de carácter personal) o aquellos datos que pudieran beneficiarse de una protección especial por razón de lo que son (por ejemplo, por ser obras de propiedad intelectual o ser diseños) aunque rara vez sucederá en el contexto del Fintech.

Sin embargo, las bases de datos que los contienen sí se benefician de una doble protección:

  • Protección de la base de datos por el derecho de autor. Es bastante complicada de obtener, pues la ley exige que la base de datos sea original en cuanto a la estructura y la disposición de sus contenidos, lo cual deberá evaluarse caso por caso. Esta protección alcanza a dicha estructura y disposición, lo que impediría la fabricación de una base de datos idéntica aunque de distinto contenido.
  • Protección de la base de datos por el derecho sui generis, respecto de su contenido. Es la protección más usual, encaminada a la protección de la inversión en la creación de la base de datos, pues impide que se pueda extraer y reutilizar su contenido sin autorización del titular.

Esta protección corresponde al fabricante de la base de datos (persona física o jurídica que realiza la inversión) y se extiende durante quince años desde la elaboración o divulgación de la misma, con posibilidad de obtener una protección adicional por ese plazo en caso de realizarse una nueva modificación sustancial de la misma.

Es muy importante probar la inversión que se ha hecho, no en la creación de los datos, sino en la organización y disposición de los mismos, como viene señalando el TJUE[9].

  1. Know-how, secreto industrial.

Otro de los principales activos en el sector financiero es la información, que puede aportar una interesante ventaja competitiva de cara a las decisiones de inversión. De la misma forma, las estrategias o métodos de inversión, que pueden basarse en métodos matemáticos o procedimientos que no serían protegibles de las formas que hemos visto antes, tienen un alto valor comercial que motiva que las empresas quieran protegerlos y mantenerlos secretos.

Estos conocimientos, incluidos los algoritmos no protegibles por patente, desarrollados por la empresa pueden ser considerados Know-how, y, aunque en España no tienen un reconocimiento legal específico, al menos hasta la transposición de la futura Directiva europea pendiente de aprobación[10], el Tribunal Supremo los ha reconocido[11] y les otorga protección.

La protección del Know-how exige varios requisitos. (1) La información ha de estar relacionada con la actividad de la empresa, y no ser general del sector; (2) la información debe ser secreta, conocida por un número limitado de personas; (3) la información ha de tener valor comercial y (4) debe existir una voluntad de mantener en secreto esa información.

Cumpliendo esos requisitos, la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 3 de enero, de Competencia Desleal, artículo 13 “violación de secretos”) permite sancionar la revelación de secretos industriales a los que se acceda legítima o ilegítimamente (mediante el espionaje industrial). También el Código Penal.

Las empresas que pretendan beneficiarse de esta protección han de implementar medidas (técnicas, de restricción de acceso, de seguridad, etc.) para mantener el carácter y el valor del secreto. Asimismo, es recomendable para las empresas del Fintech la protección de sus secretos industriales y su Know-how mediante la firma de acuerdos de confidencialidad con sus trabajadores y sus proveedores, de forma que el valor de sus intangibles no se pueda ver amenazado.

  1. Marcas

Por último, las marcas constituyen un importante valor intangible de cualquier empresa, dado que permiten identificarse y distinguirse en el mercado. La legislación marcaria prohíbe usar y registrar signos susceptibles de generar confusión o asociación con los signos de terceros.

Las marcas de empresas Fintech están registradas a diferentes niveles: desde marcas nacionales en España (como Housers), hasta marcas comunitarias (como Holvi) o marcas internacionales designando varios países como España, Colombia y México (caso de Fintonic).

Por Ignacio González Royo, asociado senior del departamento de propiedad intelectual e industrial de Garrigues. Ignacio.gonzalez@garrigues.com

Foto tomada de la web Pixabay

[1] Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas (“CPE”), de 5 de octubre de 1973, al que España se adhirió en 1986.

[2] Oficina Europea de Patentes, Guidelines for examination in the EPO, OEP, 2015: Parte G, “patentabilidad”.

[3] HOLVI (Finlandia, 2012). HOLVI es, en los términos de la Directiva sobre servicios de pago, una entidad de pagos electrónica, que, a cambio de pequeñas comisiones, se encarga de la administración del dinero, permitiendo el ahorro y el pago de facturas. La start-up, autorizada por el Supervisor finlandés, permite la apertura de una cuenta corriente en pocos minutos. Todo el dinero queda depositado en una cuenta corriente de una entidad bancaria europea tradicional sujeta al sistema de garantía de depósitos que proceda, y debe estar garantizado, quedando en todo caso separado del patrimonio de HOLVI en caso de posible insolvencia. En esencia, HOLVI ofrece una aplicación desde la que se pueden controlar intuitivamente los ingresos y los gastos hechos en esa cuenta, así como compartir cuentas con otros particulares. Su financiación proviene de una comisión de 0,9 € por transacción, así como porcentajes variables en ciertos supuestos como el de apertura de tienda online. Y es que el objetivo de la empresa es llegar a las PYMES y a los emprendedores, facilitándoles la gestión financiera de sus empresas sin salir de la aplicación; por eso incluye la opción, con algo de coste, de gestionar una tienda online desde HOLVI. Su plan es la expansión por la eurozona.

[4] Solicitud de patente internacional nº PCT/FI2014/050106, de fecha 12 de febrero de 2014, “managing financial transactions”.

[5] Tribunal Supremo de los EEUU, Caso Gottschalk v. Benson (1972)

[6] Tribunal Supremo de los EEUU, Caso Diamond v. Diehr (1981)

[7] Circuito Federal de la Corte de Apelación de los EEUU, In re Bernard L. Bilski & Rand A. Warsaw (2008).

[8] Tribunal Supremo de los EEUU, Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014).

[9] STJUE 9 noviembre 2004. British Horseracing Board

[10] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas.

[11] Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2002.

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